英國的當代藝術家露西.史派洛(Lucy Sparrow)擅長將市面上現有的商品創造成較大或等比例的羊毛氈作品,例如品客洋芋片(Pringles)、可口可樂(Coca-Cola)、奇巧巧克力(KitKat)等。史派洛不僅將該等羊毛氈作品展示於雜貨店、超市等展覽場景中供民眾觀賞,其作品還可供民眾購買攜出,使觀展者彷彿置身真實商店。然而,將「Pringles」、「Coca-Cola」、「KitKat」等商標標示於羊毛氈作品上,是否可能構成商標權侵害?
若根據臺灣商標法規及相關實務,某行為是否構成商標權侵害,得歸納以下事項進行判斷:
一、該行為是否屬於「商標使用」(商標法第5條)。若行為人只是為了指示商品或服務本身,或以符合商業交易習慣的誠實信用方法表示之(商標法第36條第1項第1款),則非屬商標使用,法院將認定不構成商標權侵害,或不受他人商標權之效力拘束。
二、若屬「商標使用」,再進一步判斷其使用標識是否與註冊商標之圖樣構成相同或近似,是否使用於同一或類似之商品或服務,以綜合判斷是否有導致消費者對商品或服務來源產生混淆誤認之可能(商標法第68條)。
三、承上,若其所使用標識,係他人著名之註冊商標,而有致減損該著名商標之識別性或信譽之虞者,則縱使未使用於同一或類似之商品服務,也將構成侵害商標權(商標法第70條)。
按商標法第5條第1項「商標使用」之定義:「商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」,主觀上,行為人須以行銷為目的而使用標識,即有向市場促銷或宣傳商品或服務,且使商標之使用與提供的商品或服務發生密切關聯者;客觀上,須使消費者認識其所使用之標識為「商標」,意即消費者將會認為該標識之使用係用以表彰商品或服務之來源,且能藉之重複其購買經驗(參智慧財產局「商標使用之注意事項」)。
而「Pringles」、「Coca-Cola」、「KitKat」等他人商標,「假設」未指定註冊於第28類與羊毛氈有關的玩偶、玩具商品項目時,因該等他人商標應屬著名商標,則史派洛是將該等他人著名商標使用於羊毛氈商品上,亦有可能因而減損他人商標之識別性或信譽,而可能構成商標法第70條視為侵害商標權。
另外,實務及學理上,亦有商標「戲謔仿作(Parody)」之討論。學者許曉芬有說明,「戲謔仿作」(Parody)源自於希臘文,意指利用刻意誇大方式模仿、重塑另外一個作品,達到幽默的效果,具有嘲諷意味。智慧財產法院108年度民商上字第5號民事判決亦曾指出,商標合理使用為「抗辯」而非「權利」,且於我國商標法之規範下,以戲謔仿作合理使用提出抗辯之行為人,其抗辯理由可為其行為非屬商標使用或不致造成相關消費者混淆誤認。依該判決意旨,就非屬商標使用之部分,須行為人之使用方式「僅為戲謔詼諧之言論表達,並非將他人之商標做為表彰自己商品或服務之標示」;而就不致造成相關消費者混淆誤認之部分,行為人應於商品設計及廣告文宣內容清楚表達「與他人沒有任何關係」。
是以,在「Pringles」、「Coca-Cola」、「KitKat」等他人商標均為著名商標之前提下,史派洛以羊毛氈作品模擬該等他人商品,目的似乎僅是作為其作品的裝飾,非用於指示其作品是源自於該等商標權人,且客觀上,依其使用方式,消費者應足以知悉該等羊毛氈作品上的商標圖樣,係為了模擬市面上既有的商品包裝或外觀,似不會將之認識為表彰羊毛氈商品(或美術展覽服務)來源之標識,故似非屬商標使用。
再者,若認史派洛在其羊毛氈作品上呈現「Pringles」、「Coca-Cola」、「KitKat」等他人商標圖樣,屬於所謂的「翻玩」,目的在於「古早味的復刻」、「消費主義的反諷」,即其羊毛氈作品尚具備詼諧、諷刺或批判等娛樂性,非單純攀附他人商標商譽之商業行銷行為,有社會評論或轉化性利用而具公共利益之情事,可能屬於商標法第36條第1項第1款規定之「合理使用」。
因此,史派洛的羊毛氈作品使用他人商標的方式,若僅為戲謔、詼諧之言論表達,並非將他人商標做為表彰自己商標或服務之標識,則非屬商標使用。但若認為史派洛的羊毛氈作品並無文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性,或相關消費者無法領略其戲謔、詼諧之意涵,或可能有不同判斷結果。
另一觀點,史派洛在其羊毛氈作品上呈現「Pringles」、「Coca-Cola」、「KitKat」等他人商標圖樣,並用於展覽供人觀賞、且銷售其羊毛氈作品,如此,似屬有使用該等商標於商品之行銷,而為商標之使用。於該等他人商標有指定註冊於第28類羊毛氈商品之情況下,似可能造成消費者誤以為史派洛與品客、可口可樂等廠商有合作、代言關係,或是在商品離開展場後,誤認為其即是品客、可口可樂等廠商出產的周邊商品,亦即可能使相關消費者誤以為史派洛之羊毛氈與該等他人商標是來自同一來源或存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。
惟參考前開判決之意旨,若史派洛之羊毛氈作品的設計方式及廣告文宣內容等,有清楚表達「與該等他人商標沒有任何關係」的訊息或類似資訊,而無致相關消費者混淆誤認之虞時,即相關消費者不會誤以為史派洛的羊毛氈作品與前述「Pringles」、「Coca-Cola」、「KitKat」等他人商標有聯名、合作、代言等關係或史派洛的羊毛氈為該他人商標之周邊產品者,則史派洛之羊毛氈作品應對該等商標,應尚不構成商標權之侵害。
[相關法規、函釋]
商標法第5條、第36條、第 68條、第70條
註冊商標使用之注意事項
[相關裁判]
智慧財產法院108年度民商上字第5號民事判決
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