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發明專利申請案第三方意見作業要點
更新日期 2021 / 01 / 21
刊登日期 2021 / 01 / 21

專利法施行細則第39條規定:「發明專利申請案審定前,任何人認該發明應不予專利時,得向專利專責機關陳述意見,並得附具理由及相關證明文件。」,對此,經濟部109年8月25日訂定發布「發明專利申請案第三方意見作業要點」,並於109年9月1日生效,即為了落實上述規定,使專利審查中公眾審查之第三方意見制度更為完善。

 

「第三方意見」是指申請人以外的人可以藉由提供與申請案相關的引證文件,幫助審查人員獲得更多與申請案相關的先前技術文件,並在審查過程中參考使用,以達到公眾審查以及提升專利品質的目的。

 

依「第三方意見作業要點」,非發明專利申請人以外的任何人(包含外國人)都能在發明專利申請案審定前,附具引證文件書目表、理由書及相關事證文件,向智慧財產局陳述意見,主張該發明專利依專利法第46條的規定應不予專利,例如不具備新穎性、進步性等專利要件。

 

於第三方提交意見後,智慧財產局必須通知發明專利申請案申請人,有第三方意見送達的事實,使其有表示意見的機會,並顧及申請人國際專利布局的資訊揭露聲明(如IDS)之需求。

 

而因「第三方」並非發明專利申請人,所以智慧局不須將意見處理情形及發明專利申請案之審查結果通知第三方。另於發明申請案或審定公告後,第三方意見提交的引證文件書目表,將公開於智慧財產局專利公開資訊查詢系統,其餘第三方意見則得依據「專利閱卷作業要點」之規定向智慧局申請閱卷,除了意見提交人個人資料外,閱卷者可以詳閱第三方意見之完整內容。

 

需特別注意的是,以下幾種情況之第三方意見,智慧局得不予處理:
1. 第三方意見未具體明確,導致審查委員不能理解意見內容,例如:內容、理由或證明文件明顯無法辨識,或與申請案無關。
2. 第三方意見未以書面或是智慧局的電子申請系統提交。
3. 發明專利申請案已經撤回、不受理或審定者。

 

此外,若意見提交人認為其所送意見內容有錯誤或文件缺漏時,按照智慧局『發明專利第三方意見作業要點』答客問的說明,智慧局不接受補件,但意見提交人可以對相同申請案再次提交更具體完整之第三方意見。

 

關於「第三方意見」的優點:
1. 若發現競爭對手的發明專利申請案、新型專利有聲明一案兩請,而存有專利無效之情事,可及早於發明專利審查期間提交第三方意見,以盡早排除潛在侵權風險,不須等待發明專利公告始申請專利舉發。
2. 智慧局就第三方意見之處理,不收取任何規費,相較於專利舉發而言,更為經濟。

 

[相關法規、函釋]
專利法 第46條
專利法施行細則 第39條
發明專利申請案第三方意見作業要點
發明專利申請案第三方意見作業要點總說明
發明專利第三方意見作業要點答客問
發明專利第三方意見作業要點草案預公告期間各界意見彙整及研復說明

專利法施行細則第39條規定:「發明專利申請案審定前,任何人認該發明應不予專利時,得向專利專責機關陳述意見,並得附具理由及相關證明文件。」,對此,經濟部109年8月25日訂定發布「發明專利申請案第三方意見作業要點」,並於109年9月1日生效,即為了落實上述規定,使專利審查中公眾審查之第三方意見制度更為完善。